Термин «интеллектуальные права» как разновидность гражданских прав был введен сравнительно недавно, а именно с 1 января 2008 года – момент вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), принятого 18.12.2006.
Согласно статье 1226 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права.
Средством индивидуализации, которому предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) является, в том числе товарный знак.

Товарный знак

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), т.е. правообладатель вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, разрешать или запрещать другим лицам использовать товарный знак.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статьей 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака, в том числе право требовать по своему выбору вместо возмещения убытков компенсации: 1) в размере от 10 000 до 5 млн. рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Право на товарный знак является ценным корпоративным активом, что неизбежно влечет злоупотребления со стороны недобросовестных участников рынка такие как: использование известного товарного знака в наименовании товаров/услуг, доменном имени, рекламе с целью получения клиентов указанного товарного знака; регистрация известного товарного знака в отношении иных классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг) с аналогичной целью и другое.

Процесс доказывания

Процесс доказывания по рассматриваемой категории дел зачастую бывает весьма затруднительным.
Приведу случай из своего профессионального опыта, произошедший еще на заре формирования судебной практики по вопросу прекращения нарушения исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.
В 2013 году ЗАО «Снегири Девелопмент» (далее – «Истец») обратилось в арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Истринские дали» и ООО «УИК Клуб любителей недвижимости» с требованием обязать ответчиков прекратить нарушение исключительного права на товарный знак «SNEGIRI» (приоритет товарного знака был установлен с 17.02.2010), в том числе удалить страницу www.snegiri-msk.ru в сети Интернет – для ООО «УИК Клуб любителей недвижимости», для ООО «Истринские дали» – удалить рекламу, содержащую словесное обозначение «snegiri» и/или «снегири», а также изменить наименование жилого комплекса «НОВЫЕ СНЕГИРИ» на иное слово, исключив слово «СНЕГИРИ», при этом взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака «SNEGIRI» в сумме 500 000 рублей с каждого ответчика.
Суть спора: В указанный период Истец, осуществляя строительство многофункционального жилого комплекса «Снегири ЭКО», обнаружил, что ООО «Истринские дали» осуществляет строительство и продажу помещений в жилом комплексе ЖК «Новый Снегири», информация о котором была размещена на интернет-сайте www.snegiri-msk.ru, что было нотариально удостоверено протоколом осмотра интернет- страницы.
Администратором доменного имени www.snegiri-msk.ru с 12.02.2010 г. являлся ООО «УИК Клуб любителей недвижимости».
Истец усмотрел, что доменное имя и обозначение используемое для названия жилого комплекса сходно до степени смешения с товарным знаком Истца, при этом словесное обозначение «Снегири»/«SNEGIRI» не являлось фирменным обозначением какого-либо из ответчиков.
В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» указано, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. При этом оценивая правильность сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, судам следует учитывать рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 от 17.04.2012 № 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия), а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений, закрепленной статьёй 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.
В данном споре суд установил, что при наличии абсолютного фонетического и семантического тождества словесных элементов «SNEGIRI» и «СНЕГИРИ», даже с учетом наличие второго словесного обозначения в заявке «Новые Снегири» не приводило к принципиально иному восприятию товарного знака. При этом суд также учел однородность услуг, предоставляемых Истцом и ООО «Истринские дали».
Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 11.11.2008 № 5560/08, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд руководствуется тремя критериями в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.
Наличие у ответчика прав по администрированию домена, размещение на данном домене информации о товарах тех же классов МКТУ в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца, ответчиками в материалы дела не представили.
Обосновывая размер заявленных требований о взыскании компенсации, Истец указывал и на наличие серьезных экономических последствий, вызванных незаконным использованием товарного знака со стороны ответчиков, связанных с появлением недобросовестной конкуренции при реализации недвижимости вследствие введения покупателей в заблуждение. Также истцом представлены сведения о затратах, понесенных на регистрацию и продвижение товарного знака.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.12.2013 по делу № А41-20527/2013 исковые требования были удовлетворены частично: исковые требования удовлетворены за исключением требования о взыскании с каждого ответчика по 500 000 рублей, сумма была уменьшена до 200 000 рублей с каждого ответчика.
Решение Арбитражного суда поддержала апелляционная инстанция, после чего ООО «Истринские дали» обратилось с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам и 15.07.2014 постановлением Суда по интеллектуальным правам судебные акты нижестоящих инстанций были оставлены без изменений.
При этом СИП указал, что довод ООО «Истринские Дали» о том, что коммерческое обозначение «СНЕГИРИ» было им введено в оборот в 2009 году, то есть до регистрации товарного знака истца – ответчиком не доказано.
В обоснование кассационной жалобы ООО «Истринские дали» также указывало на неприменение судами установленных Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений и товарных знаков на тождество и сходство, утвержденными Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее – Методические рекомендации) критериев для определения сходства обозначений.
Обращаю Ваше внимание на то, что согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу N СИП-542/2016 Методические рекомендации не являются законом или иным нормативным правовым актом.
На текущий момент времени применяются Положения Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198.
В рассматриваемом деле примечательно было также то, что не смотря на то, что Суд по интеллектуальным правам (далее – «СИП») был создан 03.07.2013 года, фактически данный суд начал рассматривать дела в 2014 году, поэтому данное дело было рассмотрено в первый год формирования СИП судебной практики.
Что касается доменного имени, хотелось бы отметить, что до настоящего времени, в случае коллизии прав владельца товарного знака и администратора домена приоритет признается за владельцем исключительных прав на товарный знак, и споры решаются в большинстве случаев в его пользу. Но при этом в каждом конкретном случае решение суда будет зависеть от собранных по делу доказательств и убедительности представителя.

Правовая база

В настоящее время при рассмотрении споров данной категории дел рекомендую руководствоваться:

• Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ;
• Конвенцией по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883);
• информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности;
• постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
• приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2017 по делу N СИП-608/2016 «Положения Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, носят рекомендательный характер, а законность ненормативного правового акта, принятого Роспатентом, по результатам оценки сходства сравниваемых обозначений и определения однородности между товарами подлежит проверке на предмет его соответствия положениям норм ГК РФ и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32.». В настоящий момент времени указанный приказ утратил силу в связи с принятием нижеуказанного приказа Минэкономразвития России:

• приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482;
• обзором судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

В 2017 году также рекомендую обратить внимание на Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014 по иску общества «ШАТО-АРНО» к закрытому акционерному обществу «Фирма ВАСТОМ» о защите исключительных прав на товарный знак, в котором Верховный Суд РФ закрепил возможность применения к юридическим лицам позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П – о возможности судов определять с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, если размер подлежащей выплате компенсации, с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Автор –  Сорокина Юлия Александровна
Партнер юридической группы KDZ&partners,
Практика недвижимости и строительства

Источник: http://www.esm-invest.com/ru/Misuse-of-the-trademark

Смотреть полную статью